한국 특허권 보유자, 해외에서도 특허권 주장 가능할까[차효진의 지식재산권 산책]

특허권 권리는 등록 국가 영역에서만 효력…국가별로 절차 밟아야

[지식재산권 산책]

한국에서 등록된 특허를 보유한 특허권자가 해외에서 제삼자가 자신의 발명을 도용한 사실을 확인하고 다른 나라에서 제삼자를 상대로 특허권 침해 금지를 주장할 수 있을까.

결론부터 얘기하면 정답은 ‘아니다’이다. 특허권은 속지주의 원칙이 적용되기 때문이다. 속지주의 원칙은 특허권의 효력은 그 권리를 인정하는 국가의 영토 내에서만 효력을 미치고 특허권의 성립·변동·멸 및 그 보호는 모두 그 권리를 인정한 나라의 법률에 의한다는 주의다.

즉 특허권에 대한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력을 미치게 되므로 한국에 등록된 특허권은 대한민국의 주권이 미치는 영토 내에서만 효력을 미치게 된다. 자신의 발명이 다른 나라에서 등록돼 있지 않다면 한국에 등록된 특허권에 기해 다른 나라에서 그 특허권을 주장할 수 없다.

따라서 자신의 발명에 대해 한국은 물론 해외에서도 특허권에 의해 보호받고자 하는 발명자나 기업은 보호받고자 하는 국가별로 해당 국가에서 정하고 있는 절차에 따라 특허권을 취득해야 한다.

이때 하나의 발명에 대해 다수의 국가에서 특허 등록을 받았다면 각 나라별로 별개의 특허권이 복수로 존재하게 되며 특정 나라의 특허권 성립·소멸은 다른 나라의 특허권에 영향을 미치지 않는다.

해외에서 특허를 출원하기 위한 방법으로는 개별적으로 각 나라별로 특허를 출원하는 방법이 있다. 파리조약에 따라 특허권은 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장해 각국에 특허를 출원할 수 있다.

하지만 이 경우 나라별 특허 출원 절차를 개별적으로 고려해야 해 일일이 출원해야 하는 번거로움이 있다.

이와 관련해 파리조약의 특별 협정의 하나인 특허협력조약(PCT : Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제 출원 절차에 따라 비교적 간략하게 국제 출원을 할 수 있는 제도가 마련돼 있어 많은 경우의 국제 출원은 PCT 절차를 통해 진행되고 있다. PCT에 의한 국제 출원은 수리 관청에 특정 언어(한국은 국어 또는 영어)로 된 출원서에 국제 출원임을 명시하고 출원하면 회원국 모두에 출원한 것으로 보게 된다.

이후 국제 출원 절차를 계속하기 위해서는 각 지정국의 국내 단계 진입 절차를 거쳐야 하는데 진입 기한(우선일로부터 30개월 이내) 내에 그 나라별 번역문 및 각국의 수수료 등을 납입해 각 지정국별로 특허 등록 절차를 진행하게 된다.

한편 위와 같은 지정국의 국내 단계 진입 시 번역·수수료 등의 비용이 발생함은 물론 향후 해당 특허를 유지하기 위해 계속적인 비용이 발생하므로 특허권자로서는 특허 등록과 유지를 위해 발생하는 비용과 해당 시장에서의 시장성을 비교하고 해당 국가에 경쟁 제품을 생산할 능력을 보유한 경쟁사가 존재하는지 등을 전략적으로 고려해 국내 단계로 진입할 지정국을 정하게 된다.

기술의 발전에 따라 이제 한국 기업들도 많은 원천 기술 등을 보유하고 있다. 이에 발명자는 각 나라별 시장성, 관련 기술의 보유 능력, 경쟁사의 유무 등을 다각적으로 검토해 특허권으로 보호받고자 하는 나라를 전략적으로 신중히 선택해야 한다.

차효진 법무법인(유) 세종 변호사