분쟁 방지를 위한 라이선스 계약 기술[차효진의 지식재산권 산책]

분쟁 방지를 위한 라이선스 계약 기술

[지식재산권 산책]

기술 개발자가 수익을 창출하기 위해 생각할 수 있는 전략은 자신이 이를 사용하는 방법과 개발한 기술을 제삼자에게 판매하는 방법 그리고 제삼자에게 해당 기술의 사용을 허락하는 방법이 있다. 그중 마지막 방법과 관련된 권리 관계를 규율하는 계약이 바로 ‘라이선스 계약’이다.

라이선스 계약은 특정 기술 등과 관련된 권리를 소유하는 라이선서가 라이선시에게 해당 권리의 실시 또는 사용을 허락하는 내용으로 구성된다. 라이선스 계약은 개발 기술을 제삼자에게 판매해 관련 권리를 모두 제삼자에게 영구히 이전하는 양도 계약과 달리 계약 존속 중의 사용 관계 외에도 계약 종료 이후 사용권 회수와 관련된 권리 관계까지도 규율해야 한다. 따라서 계약서를 작성할 때 더욱 신중하게 해야 한다.

라이선스 계약 당사자는 사전 조사, 상대방 및 대상 권리 선정, 비밀 유지 계약서 체결, 대상 권리 확인 및 사업 타당성 분석, 특허 침해 분석 등 권리 관계 분석 등을 거쳐 최종 계약 체결에 이르게 된다.

라이선스 계약 체결 전에는 라이선서는 대상 기술을 최소한으로 노출하고자 하고 라이선시는 그 기술을 최대한 정확하게 파악하고자 해 대립되는 이해관계가 존재하게 된다.

이런 이해관계 조절을 위해 양 당사자는 비밀 유지 계약을 체결하게 되는데, 라이선서는 기술 제공 이후 계약 미체결 시 상대방에게 해당 분야의 제품 연구·판매를 금지하는 내용 등의 기술 보호 조치를 확보해야 한다. 라이선시로서는 기술 보호 조치가 제공받는 기술에 비해 지나치게 넓게 규정돼 있는 것은 아닌지 확인해야 한다.

라이선스 계약은 크게 라이선시에게 독점권을 부여하는 독점적 라이선스 계약과 독점권을 부여하지 않는 비독점적 라이선스 계약으로 나뉜다.

독점적 라이선스 계약을 체결하면 계약에서 달리 정하지 않는 한 통상 라이선서도 해당 기술을 이용하지 못하는 것으로 해석된다.

만일 독점적 라이선스 계약을 체결한 라이선시가 해당 기술을 계속해 실시하지 않으면 라이선서는 해당 계약을 해지할 수 있을까. 이는 계약 해석의 문제로 취급돼 계약서에 명시되지 않았다면 해지권 행사가 어려울 수 있다.

특히 라이선서가 로열티로 러닝 로열티(경상 실시료)을 지급받기로 하고 라이선시가 해당 기술을 실시하지 않는다면 라이선서는 자신의 권리를 이용하지도 못하면서 수익도 취득하지 못하는 매우 억울한 상황에 처해질 수 있다. 따라서 독점적 라이선스 계약에서 라이선서는 ‘라이선시의 실시 의무’를 계약서에 명시하는 것이 바람직하다.

재실시권(sub-license)은 라이선시가 제삼자에게 다시 라이선스를 허락할 수 있는 권한을 의미한다. 라이선서로서는 누가 해당 기술을 실시하는 것인지가 해당 권리의 가치, 로열티 지급 규모와 지급 능력과 직결되는 문제이므로 재실시권 허락 여부, 재실시권 부여의 조건 및 재실시권의 범위를 비롯해 재실시료 지급 방법까지도 상세하게 기재해야 한다.

라이선스 계약 후 라이선서 혹은 라이선시가 대상 기술을 개량한 경우가 발생할 수 있다. 특히 개량 발명에 의해 기존 라이선스 대상 기술을 사용할 필요성이 없어져 라이선스 계약이 무의미해질 수 있다는 점에서 개량 발명의 취급은 매우 중요하다.

이에 개량 발명의 범위, 즉 개량 발명이 무엇을 의미하는 것인지 명확하게 규정해야 한다. 또 라이선서 혹은 라이선시에 의해 개량 발명이 이뤄졌다면 이를 어떻게 취급할 것인지, 그 실시료를 어떠한 식으로 분배할 것인지도 미리 정해야 한다. 이 밖에 양 당사자는 보증 조항, 해지 조항을 비롯해 해지 이후 양도된 권리와 이전된 기술의 회수 방법에 관한 사항도 미리 규정해 둬야 한다.

통상 라이선스 계약을 체결할 당시에는 라이선서와 라이선시 사이의 관계가 우호적이고 이에 최악의 경우를 상정하지 않아 계약서 각 규정의 의미나 조건 등을 면밀히 살피지 않는 경우가 많다.

하지만 라이선스 계약 체결 이후 시간이 지남에 따라 양 당사자가 협의 등으로 해결하지 못하는 문제에 직면할 때는 계약서에 정해진 바에 따라 그 문제를 해결할 수밖에 없다. 만일 관련 규정이 없다면 양 당사자는 계약서를 아전인수 격으로 해석해 각자의 권리를 주장함으로써 분쟁으로 치닫게 되는 것이다.

따라서 분쟁을 미연에 방지하기 위해서는 양 당사자는 사전에 상정 가능한 여러 상황들을 확인하고 해결책을 고려해 이를 계약서에 명확히 명시해야 한다.

차효진 법무법인(유) 세종 변호사